Por Cesar Augusto Taborda Lima
Para a empresa que começa a exportar, o Protocolo de Madri costuma ser a forma mais racional de proteger a marca em vários mercados ao mesmo tempo. Um único pedido, apresentado por meio do INPI e registrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), permite a um fabricante brasileiro de artigos de couro buscar proteção nos Estados Unidos, na União Europeia, no México ou no Chile. O resultado, porém, é um registro internacional que reúne proteções nacionais distintas, cada uma decidida pelo escritório do país segundo a sua lei, e que fica, por cinco anos, dependente da marca brasileira que lhe serviu de base.
A proteção resultante da inscrição internacional só será extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que depositar o pedido internacional ou que seja titular da inscrição internacional. Porém, tal pedido não poderá ser feito com relação à Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.
Protocolo de Madri, art. 3bis, promulgado pelo Decreto 10.033/2019.
O pedido começa no INPI
O Protocolo vigora para o Brasil desde 2 de outubro de 2019. Pode usá-lo quem é nacional do país, aqui tem domicílio ou mantém estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo (art. 2(1)), desde que já tenha pedido ou registro da mesma marca no INPI, a chamada base.
A base delimita o pedido no exterior: a lista de produtos pode ser igual à brasileira ou mais estreita, nunca mais ampla. Bolsas e carteiras estão na classe 18 da Classificação de Nice; cintos de couro para vestuário, na classe 25. Para proteger os dois produtos no exterior, a base precisa cobrir as duas classes; o INPI admite que o pedido internacional se apoie em mais de um pedido ou registro nacional da mesma marca e do mesmo titular.
O procedimento, descrito no guia do INPI, é eletrônico: paga-se a guia do serviço de código 3004 e preenche-se o formulário internacional no sistema Madrid e-Filing, da OMPI, em inglês ou em espanhol, as línguas que o Brasil indicou à OMPI ao aderir. O INPI certifica a correspondência com a base (art. 3(1)) e transmite o pedido; se a OMPI o receber em até dois meses, o registro conserva a data em que o INPI recebeu o pedido internacional (art. 3(4)). Feito em até seis meses do depósito brasileiro, o pedido pode reivindicar a prioridade deste (Convenção de Paris, art. 4º, C, 1).
Da OMPI aos escritórios de cada país
A OMPI examina apenas a forma, inscreve e publica a marca e notifica os países designados. Cada escritório a examina como se lhe tivesse sido depositada diretamente (art. 5(1)) e pode notificar recusa provisória em até doze meses da notificação, ou dezoito quando o país fez a declaração do art. 5(2)(b), como os Estados Unidos e o próprio Brasil; recusas fundadas em oposição podem vir depois (art. 5(2)(c)). Sem recusa no prazo, a proteção equivale à de um registro local (art. 4(1)(a)).
A gestão posterior é centralizada: novos países entram por designação posterior (art. 3ter(2)), a renovação se faz perante a OMPI a cada dez anos (art. 7), e mudanças de titular, nome ou endereço são anotadas no próprio registro internacional (arts. 9 e 9bis).
Quanto custa
Há a retribuição do INPI, hoje de R$ 280 por classe, e as taxas da OMPI, pagas em francos suíços: a básica, de 653 francos para marca em preto e branco ou 903 para marca em cores, e, por país designado, uma taxa complementar de 100 francos ou a taxa individual fixada por aquele país, muitas vezes por classe, como nos Estados Unidos; em certos casos, soma-se taxa suplementar por classe acima da terceira. A estimativa atual sai da calculadora da OMPI. Ficam de fora honorários de profissionais locais, se houver recusa a responder.
Os riscos do caminho centralizado
O ponto mais delicado é a dependência. Se, nos cinco anos seguintes ao registro internacional, a base brasileira for retirada, extinta, renunciada ou definitivamente recusada, cancelada ou anulada, no todo ou em parte, a proteção cai na mesma medida em todos os países (art. 6(3)), inclusive quando o processo começou dentro desse prazo e termina depois. É o chamado ataque central: quem vence oposição ao pedido de base (art. 158 da Lei 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial) ou obtém a nulidade administrativa do registro, cabível em até 180 dias da expedição do certificado (art. 169), derruba de uma vez a proteção no exterior. Resta a transformação: em até três meses do cancelamento, o titular pode depositar pedidos nacionais nos países designados com a data e a prioridade do registro internacional, cumprindo as exigências e pagando as taxas de cada um (art. 9quinquies).
Há também a especificação: um termo aceito pelo INPI pode ser vago para outro escritório. Nos Estados Unidos, exigem-se a lista dos produtos específicos e uma declaração verificada de intenção de boa-fé de usar a marca no comércio (37 CFR 2.32(a)(6) e 2.33(e)). O Madrid Goods & Services Manager, da OMPI, indica se os escritórios que participam da ferramenta aceitam determinado termo.
A recusa provisória se responde perante o escritório que a emitiu, segundo a lei local (art. 5(3)), às vezes por meio de profissional do lugar. Nos Estados Unidos, o titular domiciliado no exterior deve ser representado por advogado habilitado naquele país (37 CFR 2.11(a)); o escritório chileno, segundo informação publicada pela OMPI, exige que o titular não residente responda em espanhol, por meio de representante local.
O sistema só alcança seus membros. Na América Latina, México, Colômbia, Chile e Cuba integram o Protocolo; Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Bolívia, não, segundo a lista da OMPI. Nesses países, o caminho é o pedido nacional, com a prioridade de seis meses da Convenção de Paris, da qual todos são membros.
Quando o pedido nacional é preferível
O depósito direto tende a ser melhor quando o interesse se limita a um ou dois mercados, pois a taxa básica e a retribuição do INPI se somam às taxas locais; quando os mercados relevantes, como Argentina e Uruguai, estão fora do sistema; quando a base brasileira ainda é vulnerável, porque o pedido está sob oposição ou o registro acaba de ser concedido; e quando o mercado externo pede outra marca ou outra lista de produtos, já que a marca internacional deve corresponder à da base. Nada impede combinar os caminhos: Madri para os membros, pedidos nacionais para os demais.
Parece-me que a decisão começa no Brasil. Com uma base sólida, cuja especificação contemple os produtos destinados à exportação, o Protocolo é instrumento eficiente para crescer de mercado em mercado; sem ela, os primeiros cinco anos do registro internacional ficam expostos a riscos que nenhuma economia de taxas compensa.